10 listopada 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekał w sprawie unieważnienia prawa do unijnego trójwymiarowego znaku towarowego w postaci kształtu słynnej kostki Rubika. Wyrok* ten zakończył trwający od niemalże dziesięciu lat spór toczący się pomiędzy Uprawnionym do tego znaku (EUTM 162784) - spółką Seven Towns Ltd oraz Wnioskującą o jego unieważnienie - spółką Simba Toys GmbH & Co. KG.
Początkowo sprawa była rozpoznawana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, skr. EUIPO (wówczas Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego). Zgodnie bowiem z procedurą unijną, postępowanie w tym przedmiocie zostaje zainicjowane przez złożenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku towarowego. Wniosek z dnia 15 listopada 2006 r. został oparty na przepisach wówczas obowiązującego rozporządzenia nr 40/91 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Spółka Simba Toys podnosiła, iż zachodzą przesłanki nieważności wspólnotowego znaku towarowego, między innymi na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e pkt ii, zgodnie z którym:"Nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego".
Simba Toys podnosiła, iż trójwymiarowy znak towarowy EUTM 162784 w odniesieniu do towarów dla jakich został zastrzeżony, tj. układanek trójwymiarowych, przedstawia jedynie kształt wykazujący zasadniczą właściwość jaką jest zdolność rotacji. To znaczy, iż ruchome elementy, ułożone w wertykalne i horyzontalne paski, przemieszczane są za pomocą ruchów rotacyjnych wokół jednej osi.
Wydział Unieważnień EUIPO, po dwóch latach trwania sporu, oddalił jednak wniosek w całości. Od tego rozstrzygnięcia Simba Toys wniosła odwołanie, jednakże rozpatrująca je Izba Odwoławcza EUIPO utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję, oddalając ponownie odwołanie Simba Toys. 6 listopada 2009 r. do Sądu UE wpłynęła zatem skarga o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO.
Sąd UE podzielił stanowisko Izby Odwoławczej, zgodnie z którym czarne linie oraz struktura siatki na każdej z powierzchni sześcianu (będące graficzną postacią spornego znaku) nie spełniają funkcji technicznej. Zdaniem Sądu zdolność rotacji kostki Rubika może wynikać co najwyżej z niewidocznego, wewnętrznego mechanizmu mieszącego się w sześcianie, a ten nie podlega analizie funkcjonalności zasadniczych właściwości znaku towarowego. Na tej podstawie Sąd orzekł o oddaleniu skargi Simba Toys.
W konsekwencji sprawa została oddana pod wyrokowanie Trybunału Sprawiedliwości UE. W sprawie wydał również swoją opinię Rzecznik Generalny Maciej Szpunar, na którego argumentacji opierał się Trybunał wydając swoje własne orzeczenie.
Trybunał w swoim uzasadnieniu powtórzył za Rzecznikiem Generalnym, iż analiza funkcjonalności cech kształtu powinna być dokonana przy uwzględnieniu funkcji danego towaru, w przedmiotowej w sprawie - układanki trójwymiarowej, tj. łamigłówki polegającej na logicznym ułożeniu przemieszczanych w przestrzeni elementów. Nie można bowiem ustalać cech funkcjonalnych kształtu jedynie w oparciu o przedstawienie graficzne znaku towarowego.
Na poparcie swojego stanowiska odwołał się do dwóch wcześniejszych orzeczeń (w sprawie Philips C-299/99 oraz Lego Juris vs. OHIM C-48/09), z których jasno wynika, iż organ dokonując analizy oznaczeń sięgał do informacji dotyczących rzeczywistego towaru.
Trybunał uznał, że Sąd dokonał zbyt zawężającej wykładni poddając analizie wyłącznie przedstawienie graficzne znaku bez brania pod uwagę elementów dodatkowych takich jak zdolność rotacji indywidualnych elementów układanki trójwymiarowej typu kostki Rubika.
Trybunał wskazał jednocześnie, że art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/91 ma na celu zapobieżenie możliwości rozciągnięcia monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe danego towaru poprzez rejestrację znaku towarowego.
W rezultacie Trybunał uchylił wyrok Sądu UE oraz stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej EUIPO tym samym uznając, iż znak towarowy w postaci kostki Rubika już w momencie zgłoszenia nie spełniał warunków wymaganych dla znaku towarowego i w efekcie nie powinien on uzyskać ochrony.
Mając na uwadze uzasadnienie wyroku Trybunału, nic nie stoi na przeszkodzie, by w mocy pozostawał inny, graficznie identyczny znak towarowy EUTM 323329, jednakże zastrzeżony dla innych towarów takich jak: usługi w zakresie reklamy oraz promowania towarów i usług dla osób trzecich przy użyciu druku, billboardów oraz mediów telewizyjnych czy licencjonowanie własności intelektualnej. W tym wypadku bowiem w kontekście wskazanych pozycji towarowych trudno przyjąć, iż znak ten składa się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.
* Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 10.11.2016 r. w sprawie o sygn. akt: C-30/15 P
Autor: Marta Chmielewska, prawnik, Kielar & Kołodziejczyk sp.k.