Każdy przedsiębiorca decydując się na zgłoszenie znaku towarowego musi wskazać konkretne towary lub usługi, które mają być sygnowane jego oznaczeniem. Powinien zatem ocenić w jakim sektorze będzie korzystał ze swojego znaku i zdecydować się na zgłoszenie w odpowiednich klasach. Nieużywanie znaku towarowego dla towarów i usług, dla których został on zastrzeżony może być bowiem podstawą do utraty prawa ochronnego poprzez jego wygaszenie.
Tak więc uzyskując prawo ochronne na znak towarowy nie można uzyskać pełnego monopolu na danym rynku na posługiwanie się konkretnym oznaczeniem, a jedynie monopol w zakresie wskazanych towarów lub usług. W dużym uproszczeniu to dlatego możliwa się koegzystencja np. dwóch znaków Rolex, z których jeden jest zastrzeżony dla towarów jakim są zegarki, drugi natomiast dla towarów jakim są rolety czy żaluzje. To pokazuje jak ważne jest odpowiednie skonstruowanie wykazu towarów i usług dla zgłaszanego oznaczenia.
Klasyfikacja Nicejska
Wspomniany wykaz towarów i usług dla znaku towarowego konstruuje się w oparciu o Międzynarodową klasyfikację towarów i usług dla celów rejestracji znaków czyli tzw. Klasyfikację Nicejską. Została ona wprowadzona w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) Porozumieniem nicejskim z 1957 roku, do którego Polska przystąpiła w 1997 roku.
Klasyfikacja Nicejska ma wymiar praktyczny, gdyż w sposób kompleksowy porządkuje zasady jednolitego klasyfikowania towarów i usług celem rejestracji znaku towarowego. Składa się ona na 45 klas, w tym 34 klas towarowych oraz 11 klas usługowych. Każda klasa obejmuje towary bądź usługi podobnego rodzaju ułożone w porządku alfabetycznym. I tak przykładowo "kosmetyki" znajdziemy w klasie 3, "produkty farmaceutyczne" w klasie 5, "wyroby cukiernicze" w klasie 30 czy też "usługi telekomunikacyjne" w klasie 38.
Należy jednak pamiętać, że nie zawsze dany produkt można w łatwy sposób przyporządkować do konkretnej klasy. Problem pojawia się w szczególności przy klasyfikacji tzw. produktów z pogranicza (borderline products) jak również produktów, które z uwagi na odmienną funkcję lub przeznaczenie będą znajdować się w różnych klasach. Na przykład, co do zasady takie towary jak suplementy diety znajdują się w klasie 5 Klasyfikacji Nicejskiej. Jednak suplementy diety do celów niemedycznych zostaną już zaklasyfikowane do klasy 30.
Klasyfikacja Nicejska może być stosowana przez państwa sygnatariuszy jako klasyfikacja o charakterze głównym bądź dodatkowym. W przypadku polskiego porządku prawnego stanowi ona klasyfikację o charakterze wyłącznym w zakresie, który reguluje. Warto również wspomnieć, iż akt ten jest również stosowany na potrzeby rejestracji unijnych znaków towarowych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Kolizja znaków w zakresie towarów i usług
Ważnym zagadnieniem w kontekście uzyskanego monopolu z prawa ochronnego jest kwestia porównania towarów i usług jako punkt wyjścia dla badania wystąpienia ewentualnej kolizji pomiędzy oznaczeniami.
Dokonując porównania wykazów towarów i usług kierować należy się zasadą, wedle której towary lub usługi występujące w jednej, tej samej klasie Klasyfikacji nicejskiej nie muszą zostać uznane za podobne z uwagi na jednakową przynależność. Wynika to z pomocniczego przeznaczenia klasyfikacji. Jak zostało bowiem wskazane w literaturze, Klasyfikacja nicejska ma charakter administracyjny i nie może być sama w sobie podstawą tezy o wystąpieniu podobieństwa towarów i usług. Podobnie orzeka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w jednym ze swoich wyroków wyraził tezę, iż przynależność towarów do tej samej klasy nie przesądza o ich jednorodzajowości (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7.04.2004 r., II SA 3772/02).
W przedmiotowej analizie zatem pomocne okazuje się orzecznictwo unijne. Wskazane zostały w nim kryteria stosowanej oceny podobieństwa, które stanowią naturę porównywanych towarów, ich przeznaczenie czy metodę ich użycia. Porównania bowiem dokonuje się mając na uwadze wszelkie relewantne czynniki dotyczące obrotu tymi towarami. W literaturze sygnalizuje się także takie kryteria oceny jak konkurencyjność porównywanych towarów, ich komplementarność czy kanały dystrybucji.
Monopol renomowanych znaków towarowych
Monopol ograniczony do wskazanych towarów i usług danego oznaczenia nie dotyczy renomowanych znaków towarowych. Takie oznaczenia korzystają bowiem z silniejszej ochrony na gruncie przepisów prawa. Warunkiem uznania znaku za oznaczenie renomowane jest uzyskanie jego rejestracji. Z racji tego, że pojęcie renomy nie zostało jednak zdefiniowane na gruncie prawa polskiego ani unijnego przydatne w tym zakresie okazuje się być orzecznictwo sądów polskich oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.
Pojęcie renomy zakłada szeroką znajomość we właściwym kręgu odbiorców. Kryteria jakimi powinien kierować się organ podczas ustalania renomy znaku zostały wskazane między innymi w wyroku TSUE w sprawie General Motors i znaku Chevy. (Wyrok ETS z dnia 14.09.1999 r. w sprawie General Motors Corporation przeciwko Yplon SA., C-375/97). Orzeczenie to wskazuje, iż sąd powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne, które sprowadzają się do następujących obszarów: udziału znaku towarowego w rynku, po drugie intensywności, zasięgu geograficznego i okresu jego używania, jak również do wielkości nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwo na rzecz jego promocji.
Monopol renomowanych znaków towarowych może rozciągać się na wszelkie towary i usługi niezależnie od przedmiotu ich zgłoszenia. Budowanie renomy znaku wymaga jednak czasu i nakładów finansowych.
Podsumowanie
Co do zasady, wyłączność na korzystanie na rynku z danego oznaczenia przysługuje Uprawnionemu ze znaku towarowego w zakresie towarów bądź usług, dla których taki znak został zastrzeżony. Wykaz towarów i usług dla znaku konstruuje się na podstawie Klasyfikacji Nicejskiej określając odpowiednie klasy oraz wskazując konkretne towary i usługi, przy czym przynależność towarów do jednej klasy nie musi oznaczać ich podobieństwa.
Odmienna sytuacja odnosi się do monopolu renomowanych znaków towarowych. Są one bowiem chronione także poza towarami i usługami, dla których prawo ochronne zostało zarejestrowane.
Wybierając nazwę własnego przedsiębiorstwa oraz marki, pod którą prowadzi się taką działalność dobrym krokiem może się okazać uprzednie zlecenie przeprowadzenia tzw. badania zdolności rejestracyjnej znaku towarowego przez kancelarię prawną. Można w ten sposób ograniczyć koszty związane z procesem nieudanej rejestracji znaku, jak również ograniczyć ryzyko związane z koniecznością tzw. rebrandingu, czyli m.in. zmianą marki na przykład w wypadku, nawet nieświadomego, naruszania praw osób trzecich. Ważne jest również by znak towarowy jak najbardziej różnił się od już istniejących na rynku. Dzięki temu wzrasta poziom jego zdolności odróżniającej oraz minimalizuje się ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.
Autor: Marta Chmielewska, prawnik, Kielar & Kołodziejczyk sp.k.