Tak więc uzyskując prawo ochronne na znak towarowy nie można uzyskać pełnego monopolu na danym rynku na posługiwanie się konkretnym oznaczeniem, a jedynie monopol w zakresie wskazanych towarów lub usług. W dużym uproszczeniu to dlatego możliwa się koegzystencja np. dwóch znaków Rolex, z których jeden jest zastrzeżony dla towarów jakim są zegarki, drugi natomiast dla towarów jakim są rolety czy żaluzje. To pokazuje jak ważne jest odpowiednie skonstruowanie wykazu towarów i usług dla zgłaszanego oznaczenia.

Klasyfikacja Nicejska

Wspomniany wykaz towarów i usług dla znaku towarowego konstruuje się w oparciu o Międzynarodową klasyfikację towarów i usług dla celów rejestracji znaków czyli tzw. Klasyfikację Nicejską. Została ona wprowadzona w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) Porozumieniem nicejskim z 1957 roku, do którego Polska przystąpiła w 1997 roku.

Klasyfikacja Nicejska ma wymiar praktyczny, gdyż w sposób kompleksowy porządkuje zasady jednolitego klasyfikowania towarów i usług celem rejestracji znaku towarowego. Składa się ona na 45 klas, w tym 34 klas towarowych oraz 11 klas usługowych. Każda klasa obejmuje towary bądź usługi podobnego rodzaju ułożone w porządku alfabetycznym. I tak przykładowo "kosmetyki" znajdziemy w klasie 3, "produkty farmaceutyczne" w klasie 5, "wyroby cukiernicze" w klasie 30 czy też "usługi telekomunikacyjne" w klasie 38.

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze dany produkt można w łatwy sposób przyporządkować do konkretnej klasy. Problem pojawia się w szczególności przy klasyfikacji tzw. produktów z pogranicza (borderline products) jak również produktów, które z uwagi na odmienną funkcję lub przeznaczenie będą znajdować się w różnych klasach. Na przykład, co do zasady takie towary jak suplementy diety znajdują się w klasie 5 Klasyfikacji Nicejskiej. Jednak suplementy diety do celów niemedycznych zostaną już zaklasyfikowane do klasy 30.

Klasyfikacja Nicejska może być stosowana przez państwa sygnatariuszy jako klasyfikacja o charakterze  głównym bądź dodatkowym. W przypadku polskiego porządku prawnego stanowi ona klasyfikację o charakterze wyłącznym w zakresie, który reguluje. Warto również wspomnieć, iż akt ten jest również stosowany na potrzeby rejestracji unijnych znaków towarowych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Kolizja znaków w zakresie towarów i usług

Ważnym zagadnieniem w kontekście uzyskanego monopolu z prawa ochronnego jest kwestia porównania towarów i usług jako punkt wyjścia dla badania wystąpienia ewentualnej kolizji pomiędzy oznaczeniami.

Dokonując porównania wykazów towarów i usług kierować należy się zasadą, wedle której towary lub usługi występujące w jednej, tej samej klasie Klasyfikacji nicejskiej nie muszą zostać uznane za podobne z uwagi na jednakową przynależność. Wynika to z pomocniczego przeznaczenia klasyfikacji. Jak zostało bowiem wskazane w literaturze, Klasyfikacja nicejska ma charakter administracyjny i nie może być sama w sobie podstawą tezy o wystąpieniu podobieństwa towarów i usług. Podobnie orzeka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w jednym ze swoich wyroków wyraził tezę, iż przynależność towarów do tej samej klasy nie przesądza o ich jednorodzajowości (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7.04.2004 r., II SA 3772/02).

W przedmiotowej analizie zatem pomocne okazuje się orzecznictwo unijne. Wskazane zostały w nim kryteria stosowanej oceny podobieństwa, które stanowią naturę porównywanych towarów, ich przeznaczenie czy metodę ich użycia. Porównania bowiem dokonuje się mając na uwadze wszelkie relewantne czynniki dotyczące obrotu tymi towarami. W literaturze sygnalizuje się także takie kryteria oceny jak konkurencyjność porównywanych towarów, ich komplementarność czy kanały dystrybucji.

Monopol renomowanych znaków towarowych

Monopol ograniczony do wskazanych towarów i usług danego oznaczenia nie dotyczy renomowanych znaków towarowych. Takie oznaczenia korzystają bowiem z silniejszej ochrony na gruncie przepisów prawa. Warunkiem uznania znaku za oznaczenie renomowane jest uzyskanie jego rejestracji. Z racji tego, że pojęcie renomy nie zostało jednak zdefiniowane na gruncie prawa polskiego ani unijnego przydatne w tym zakresie okazuje się być orzecznictwo sądów polskich oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

Pojęcie renomy zakłada szeroką znajomość we właściwym kręgu odbiorców. Kryteria jakimi powinien kierować się organ podczas ustalania renomy znaku zostały wskazane między innymi w wyroku TSUE w sprawie General Motors i znaku Chevy. (Wyrok ETS z dnia 14.09.1999 r. w sprawie General Motors Corporation przeciwko Yplon SA., C-375/97). Orzeczenie to wskazuje, iż sąd powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne, które sprowadzają się do następujących obszarów: udziału znaku towarowego w rynku, po drugie intensywności, zasięgu geograficznego i okresu jego używania, jak również do wielkości nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwo na rzecz jego promocji.

Monopol renomowanych znaków towarowych może rozciągać się na wszelkie towary i usługi niezależnie od przedmiotu ich zgłoszenia. Budowanie renomy znaku wymaga jednak czasu i nakładów finansowych.

Podsumowanie

Co do zasady, wyłączność na korzystanie na rynku z danego oznaczenia przysługuje Uprawnionemu ze znaku towarowego w zakresie towarów bądź usług, dla których taki znak został zastrzeżony. Wykaz towarów i usług dla znaku konstruuje się na podstawie Klasyfikacji Nicejskiej określając odpowiednie klasy oraz wskazując konkretne towary i usługi, przy czym przynależność towarów do jednej klasy nie musi oznaczać ich podobieństwa.

Odmienna sytuacja odnosi się do monopolu renomowanych znaków towarowych. Są one bowiem chronione także poza towarami i usługami, dla których prawo ochronne zostało zarejestrowane.

Wybierając nazwę własnego przedsiębiorstwa oraz marki, pod którą prowadzi się taką działalność dobrym krokiem może się okazać uprzednie zlecenie przeprowadzenia tzw. badania zdolności rejestracyjnej znaku towarowego przez kancelarię prawną. Można w ten sposób ograniczyć koszty związane z procesem nieudanej rejestracji znaku, jak również ograniczyć ryzyko związane z koniecznością tzw. rebrandingu, czyli m.in. zmianą marki na przykład w wypadku, nawet nieświadomego, naruszania praw osób trzecich. Ważne jest również by znak towarowy jak najbardziej różnił się od już istniejących na rynku. Dzięki temu wzrasta poziom jego zdolności odróżniającej oraz minimalizuje się ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

Autor: Marta Chmielewska, prawnik, Kielar & Kołodziejczyk sp.k.

Marta Chmielewska – prawnik i aplikant radcowski z zespołu naszej Kancelarii uzyskała wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP za pracę magisterską pt.: "Ochrona znaków towarowych po zmianach uchwalonych w 2015 roku".

Początkowo sprawa była rozpoznawana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, skr. EUIPO (wówczas Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego). Zgodnie bowiem z procedurą unijną, postępowanie w tym przedmiocie zostaje zainicjowane przez złożenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku towarowego. Wniosek z dnia 15 listopada 2006 r. został oparty na przepisach wówczas obowiązującego rozporządzenia nr 40/91 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Spółka Simba Toys podnosiła, iż zachodzą przesłanki nieważności wspólnotowego znaku towarowego, między innymi na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e pkt ii, zgodnie z którym:"Nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego".

Simba Toys podnosiła, iż trójwymiarowy znak towarowy EUTM 162784 w odniesieniu do towarów dla jakich został zastrzeżony, tj. układanek trójwymiarowych, przedstawia jedynie kształt wykazujący zasadniczą właściwość jaką jest zdolność rotacji. To znaczy, iż ruchome elementy, ułożone w wertykalne i horyzontalne paski, przemieszczane są za pomocą ruchów rotacyjnych wokół jednej osi.

Wydział Unieważnień EUIPO, po dwóch latach trwania sporu, oddalił jednak wniosek w całości. Od tego rozstrzygnięcia Simba Toys wniosła odwołanie, jednakże rozpatrująca je Izba Odwoławcza EUIPO utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję, oddalając ponownie odwołanie Simba Toys. 6 listopada 2009 r. do Sądu UE wpłynęła zatem skarga o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO.

Sąd UE podzielił stanowisko Izby Odwoławczej, zgodnie z którym czarne linie oraz struktura siatki na każdej z powierzchni sześcianu (będące graficzną postacią spornego znaku) nie spełniają funkcji technicznej. Zdaniem Sądu zdolność rotacji kostki Rubika może wynikać co najwyżej z niewidocznego, wewnętrznego mechanizmu mieszącego się w sześcianie, a ten nie podlega analizie funkcjonalności zasadniczych właściwości znaku towarowego. Na tej podstawie Sąd orzekł o oddaleniu skargi Simba Toys.

W konsekwencji sprawa została oddana pod wyrokowanie Trybunału Sprawiedliwości UE. W sprawie wydał również swoją opinię Rzecznik Generalny Maciej Szpunar, na którego argumentacji opierał się Trybunał wydając swoje własne orzeczenie.

Trybunał w swoim uzasadnieniu powtórzył za Rzecznikiem Generalnym, iż analiza funkcjonalności cech kształtu powinna być dokonana przy uwzględnieniu funkcji danego towaru, w przedmiotowej w sprawie - układanki trójwymiarowej, tj. łamigłówki polegającej na logicznym ułożeniu przemieszczanych w przestrzeni elementów. Nie można bowiem ustalać cech funkcjonalnych kształtu jedynie w oparciu o przedstawienie graficzne znaku towarowego.

Na poparcie swojego stanowiska odwołał się do dwóch wcześniejszych orzeczeń (w sprawie Philips C-299/99 oraz Lego Juris vs. OHIM C-48/09), z których jasno wynika, iż organ dokonując analizy oznaczeń sięgał do informacji dotyczących rzeczywistego towaru.

Trybunał uznał, że Sąd dokonał zbyt zawężającej wykładni poddając analizie wyłącznie przedstawienie graficzne znaku bez brania pod uwagę elementów dodatkowych takich jak zdolność rotacji indywidualnych elementów układanki trójwymiarowej typu kostki Rubika.

Trybunał wskazał jednocześnie, że art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/91 ma na celu zapobieżenie możliwości rozciągnięcia monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe danego towaru poprzez rejestrację znaku towarowego.

W rezultacie Trybunał uchylił wyrok Sądu UE oraz stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej EUIPO tym samym uznając, iż znak towarowy w postaci kostki Rubika już w momencie zgłoszenia nie spełniał warunków wymaganych dla znaku towarowego i w efekcie nie powinien on uzyskać ochrony.

Mając na uwadze uzasadnienie wyroku Trybunału, nic nie stoi na przeszkodzie, by w mocy pozostawał inny, graficznie identyczny znak towarowy EUTM 323329, jednakże zastrzeżony dla innych towarów takich jak: usługi w zakresie reklamy oraz promowania towarów i usług dla osób trzecich przy użyciu druku, billboardów oraz mediów telewizyjnych czy licencjonowanie własności intelektualnej. W tym wypadku bowiem w kontekście wskazanych pozycji towarowych trudno przyjąć, iż znak ten składa się  wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.

* Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 10.11.2016 r. w sprawie o sygn. akt: C-30/15 P

Autor: Marta Chmielewska, prawnik, Kielar & Kołodziejczyk sp.k.

Doświadczenie zdobywała w Urzędzie Patentowym RP oraz w jednej z większych kancelarii prawno-patentowych w Polsce.

Zapewniała doradztwo prawne przy tworzeniu Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP z zakresu prawa własności przemysłowej.

Jako adwokat posiada długoletnią praktykę procesową w sporach zarówno karnych, cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Praktykował również jako sędzia Sądu Rejonowego oraz orzekał w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Był także Wiceprezesem ds. karnych Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa.